中外合资经营企业外方以非专利技术使用权出资的法律思考

刘志成  国浩律师（苏州）事务所 2018年1月

   题记：笔者团队为某中外合资经营企业项目的中方提供法律服务，外方提出以“非专利技术实施许可（使用权）”（以下简称“技术许可”）出资的方案，遂引发笔者思考，对相关法律问题进行梳理，成文如下，供交流讨论。

   1、外方的“技术许可”出资方案

1.1《合资合同》和《章程》中载明外方以“技术许可”方式认缴出资。

1.2 拟订《技术许可协议》文本，作为《合资合同》的附件，并载明，各股东一致同意，“技术许可”的作价与外方认缴的出资额相等。

1.3待合资企业成立后，由外方与合资企业按上述“拟订文本”签订《技术许可协议》并交付技术，作实缴出资入账。

2、”技术许可”出资是否存在法律障碍

2.1”技术许可”出资的法律性质为非货币财产作价出资，依《公司法》第27条之规定，用于出资的非货币财产应具备如下三个要件：属于“财产”、“可以用货币评估”和“可以依法转让”。

    2.1.1“技术许可”具有经济价值，理论上“可以用货币评估”；

2.1.2 如果未在《技术许可协议》中设定“禁止或限制转让”的条件，“技术许可”一般也“可以依法转让”；

2.1.3而根据公司法的精神，对“财产”的理解，不应当仅限于物权，也应包含债权和其他财产性权利，基于《技术许可协议》而产生的与“技术许可”相关的合同权利，构成合资企业的“财产”。

2.2“技术许可”出资也不属于《公司登记管理条例》第14条所列明的禁止用于出资的项目，

2.3中外合资企业的出资适用《公司法》和《公司登记管理条例》的上述规定，所以，单从法律法规规定来看，外方以“技术许可”出资并不存在明显的法律障碍。

3、“技术许可”方式认缴出资的登记和备案

3.1成立合资企业，需经公司登记机关登记，如不在负面清单内，则不再需要商务部门在登记前核准，只需备案即可。

3.2 合资企业设立登记，在提交给公司登记机关的登记表和章程中，将记载“出资方式”，根据《公司登记管理条例》第23条的规定，公司登记机关如果认为该记载违反法律法规，可以不予登记，要求修改。

3.3 虽然根据本文第2条分析，以”技术许可”出资并没有明显的法律障碍，同时，相关法律法规也没有“禁止性”规定，可也没有在相关法律法规中明确列出“技术许可”出资（见6.4），所以，仍存在公司登记机关不予登记的风险。

3.4商务部门的备案，与公司登记机管设立登记不同，不属于行政确认，如果工商部门已登记“技术许可”出资，我们认为，商务部门一般也会接受备案。

4、“技术许可”作价实缴出资

4.1 公司的实缴出资情况，不再需要在公司登记机关登记。

4.2 非货币作价出资，《公司法》未规定必须经过评估，而《关于加强以非货币财产出资的评估管理若干问题的通知》（财企（2009）46号）中规定，应当由依法设立的资产评估机构对非货币财产进行资产评估。

4.3《中外合资企业法实施条例》的规定“专有技术“出资作价由合营各方协商确定，适用于专有技术的“转让”外，但能否准用于”技术许可”出资，尚不明确。

4.4结合4.2条和4.3条，”技术许可”出资的作价，如果力求合法合规，应当由依法设立的资产评估机构进行评估。但是，根据《公司法司法解释三》第九条的规定，非货币出资未经过评估，并不必然导致认定股东未履行出资义务，而是在公司、其他股东或者公司债权人提出请求后，由法院委托评估机构进行评估后进行认定，

4.5《知识产权评估指南》明确“专利使用权”是评估对象，但未明确“商业秘密使用权”（即“技术许可”）是否可以作为评估对象，所以资产评估机构是否可以对“技术许可”进行评估，存在不确定性，但据我们了解，有评估机构表示，可以对技术许可进行评估。

4.6 公司法规定非货币出资应依法办理财产权的转移手续，就“技术许可”而言，应签订《技术许可协议》，并按约交付技术。

5、“技术许可”作价出资高估或不实的责任

5.1 《公司法》第30条规定，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

5.2 《公司法司法解释3》第十五条规定，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。但是，当事人另有约定的除外。

6、跨境“技术许可合同”的备案

6.1 根据《技术进出口管理条例》的规定，从中国境外向境内通过投资方式的“技术许可”，属于技术进口，如果是可自由进口的技术，需要进行《技术许可（进口）合同》的备案，办理技术进口合同登记证，但是否备案不影响合同效力。

6.2 取得技术进口合同登记证后，才能办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。

6.3 《技术进出口条例》中对技术进口合同的内容进行了一定的限制，如果技术进口合同违反了这些限制，可能会导致备案部门不予备案，或者外贸部门根据对外贸易法第30条进行干预，甚至被法院认定为无效条款。

6.4 《技术进出口合同登记管理办法》第二条将《技术秘密许可合同》列举为技术进出口合同的一种，虽然作为部门规章，效力层级不及法律和法规，但结合《技术进出口条例》规定，可以作为“技术许可”出资的法律依据。

7、“技术许可”出资的税务问题

7.1 内资企业技术出资，一般可以申请免征增值税，企业或个人所得税可递延在5年内分批征收。

7.2 技术进口出资，一般可以办理免征关税和增值税，所得税可以申请减免。

7.3 具体政策需进一步与税务机关核实。

8、外方技术许可出资的法律或理论难点

8.1 根据2.1条的探讨，因为“技术许可”属于合同权利，为判断其价值，不但需要评估“技术”本身，还需要审视“技术许可合同”条款，包括但不限于“许可期限、应用范围、地域限制、是独家、独占还是一般许可等”，所以其价值很难准确评估。

8.2 外方往往在《技术许可合同》中，会设定技术许可“不得转让”的条款，或者，由于“技术许可”依赖于外方的技术服务或者由于其他因素，事实上无法转让，那么，这样一来，与公司法要求的非货币出资“财产”应当“可以依法转让”的规定和“公司财产独立性”原则相冲突，“技术许可”就不能构成合法出资。

8.3 外商往往要求“技术许可”的期限不固定，仅约定存续条件，或虽约定固定期限，但附提前解除或终止的条件。比如，约定技术许可的期限与合资企业存续期限相同，合资企业解散，《技术许可合同》即终止，这样的话，就会在合资企业解散时，“技术许可”的价值直接归零。而在“技术许可”评估作价时，必然考虑许可期限，如果是合资企业提前解散，“技术许可”的价值直接归零，这与公司“资本维持”的原则，是明显冲突的，参照5.1条，也会导致股东承担补缴出资的责任。

9、外方技术许可出资的操作难点

9.1 如3.2条所述，公司登记机关是否给予登记；

9.2 如6.3条所述，商务部门是否办理技术许可（进口）合同备案；

9.3 如何确定“技术许可”的作价，若由全体股东自行商定，是否能得出各方一致同意且公允的价值;如由评估机构进行评估，评估机构是否有资格、有能力、并且愿意进行评估，其评估结果是否公允，是否可能被推翻。

9.4 如何界定“技术许可”的内容和权利性质，是按“技术”的名称列举，还是按“技术许可”应达成的目标明确，比如产品，还是用其他方式说明。

9.5外方在《技术许可合同》中设定的限制条款是否合法，是否可能被外贸主管部门要求整改，或有可能被法院或仲裁庭确认无效？

9.6 “技术”如何交付，技术交付后，是否还需配套服务才可以达成技术服务的目的？

9.7 “技术”的性质和权属情况的确认，以及技术所在国的法律法规限制。

10、外方技术许可出资的操作建议

10.1 告知“技术许可”出资的法律风险和操作障碍，不建议采取该出资方案。

10.2 提供变通方案，比如由外方先以货币出资，再向合资企业收取技术许可费，或将技术许可费用加入外商向合资企业供应的产品或服务价格中。

10.3如果外方坚持须以“技术许可”出资，则应要求其提供其技术的权利凭证及其他资料，证明其有权作出“技术许可”，并应对该等权利在中国的情况存续进行核实，审查其是否侵犯第三方的合法权利（如专利权）。

10.4 尽明确要求《技术许可协议》条款应符合《技术进出口条例》的规定，不得设定“不可转让”的条款，尽量争取独家或独占的使用权，而且需列明技术目标，以及达成该技术目标是否需要配套培训和服务等其他条件，技术的持续改进及继续许可，和设技术改进的归属等。

10.4 与有关部门提前进行沟通，避免出现无法登记的情况，并做好税务筹划。

10.5实际操作中，由工商登记机关不再登记实缴出资，所以实际上“技术许可”不经评估机构评估也能实缴出资入账。但如果不经评估机构评估，年度财务审计时审计师可能会依据《关于加强以非货币财产出资的评估管理若干问题的通知 财企（2009）46号》提出整改意见。而且从公司法司法解释三的规定来看，由机构评估将大大降低“技术许可”估值被推翻的可能性，因为事后评估是否能启动，以及启动后是否需以之前评估为依据,需要由法庭决定。所以应建议由各股东一致选定依法设立的评估机构进行评估。

10.6 如果外方“技术许可”出资不足，如何处理，也应当提前考虑和约定。

11、笔者对“技术许可”出资是否明确纳入非货币出资的意见

笔者认为，由于而基于合同产生的“非专利技术的授权许可（使用权）”的权利缺乏确定性，其价值波动大，难于评估，而且由于其可能“无法转让”，将其资本化与“资本维持”原则相悖，将严重影响公司财产的稳定性，极有可能会侵害到公司、其他股东和债权人的利益，尤其在我国目前诚信体系尚未建立的情况下，我们建议应禁止以“非专利技术的授权许可（使用权）”方式出资，或者应出台相关规范，严格限定条件，比如仅在中国境内“独占”的“可自由转让”的“非专利技术的授权许可（使用权）”才能出资，并且实缴出资必须履行资产评估手续。